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Foto2By Míchel Olmedo. IP & IT Attorney. Iuristech

Cuando a cualquiera de nosotros nos dicen “muñeco amarillo”, lo más probable es que pensemos en algún personaje de Los Simpsons (o si hay niños en nuestro entorno, también se aceptan los Minions). Sin embargo, si consideramos también el ámbito de los juguetes, es posible que también pensemos en las figuritas con forma “humana” (en el sentido amplio de la palabra) de Lego, cuyos bloques han causado posiblemente más gritos de dolor que ningún otro juguete que se pueda imaginar. Estas figuras, que se volvieron especialmente relevantes con el estreno de “ La Lego Película”, han estado en el centro de uno de los casos más interesantes de las últimas semanas en materia de marcas tridimensionales, debido a una reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.

En el caso que nos ocupa, Lego solicitó una Marca Comunitaria Tridimensional sobre la representación gráfica de sus célebres muñecos de tez amarilla, obteniendo el registro de la marca en fecha 23 de junio de 2000, inter alia, en la Clase 28, que se utiliza generalmente para juegos, juguetes y decoraciones de árboles de Navidad. La representación contenida en la Marca Comunitaria 50 518, es la imagen que aparece en el encabezado.

Posteriormente, en el año 2012, la principal competidora de Lego, la estadounidense Best-Lock, presentó una solicitud de cancelación ante la OAMI, por la que solicitaba la cancelación del registro concedido a Lego, principalmente, por los siguientes motivos:

  • La forma final que presenta el producto es considerada como determinada por su función, es decir, que la función de ser un juguete para niños limita hasta tal punto la libertad a la hora de decidir la forma final del producto, que apenas queda posibilidad de realizar un producto con un fin similar que pueda diferenciarse suficientemente del original como para gozar de un carácter distintivo (Art. 7(1)(e)(i) del Reglamento 207/2009 sobre la Marca Comunitaria).
  • El producto final está dotado de su forma característica para dar solución a necesidades técnicas, por lo que ésta no se debe a caracterizar o distinguir el producto de sus competidores en el mercado, no correspondiendo por tanto su registro como signo distintivo (Art. 7(1)(e)(ii) del Reglamento 207/2009), sino como modelo de utilidad, en caso de cumplir con los requisitos que se prevén para dicha figura.

En este caso, tras ser revisada la cuestión, tanto por la División de Oposición, como por la Cuarta Sala de Recursos de la OAMI y posteriormente por el Tribunal General de la Unión Europea, ambas concluyeron que ninguna de las dos circunstancias se cumplían. En primer lugar, se señala que para que proceda aplicar el Art. 7(1)(e)(i), es necesario que la forma final del producto impida prácticamente al resto de marcas para productos similares gozar de la distintividad suficiente, lo que no ocurre en este caso toda vez que es muy fácil imaginar otros muñecos de forma humana que podrían considerarse distintivos y diferenciables de los muñecos de Lego, como pueden serlo los Playmobil, Barbie, Action Man o He-Man, entre muchos otros.

En segundo lugar, en cuanto a la solución de un problema técnico, toda vez que Best-Block no hizo mención en ningún momento al problema técnico al que se hacía referencia en dicho motivo de cancelación, sino que simplemente se limitó a mencionar que la propia Lego hacía referencia a que su producto solventaba problemas técnicos, era imposible determinar la influencia que tiene dicha característica sobre el diseño final del juguete, ya que, para que resulte de aplicación el Art. 7(1)(e)(ii), es necesario que la forma del producto se deba exclusivamente a la solución de dicha necesidad.

Además de estos motivos, Best-Block también esgrimió como argumento la mala fe en la solicitud de registro de la marca, sin embargo, tanto el Tribunal General, como las dos instancias de la OAMI, dedican poca atención a esta alegación, toda vez que apenas si se justifican a través de la afirmación de que Lego había solicitado el registro de marca sobre juguetes similares en dos ocasiones (una con la protuberancia en la cabeza y otra sin ella), habiendo conseguido protección solamente para aquella que contaba con la protuberancia, no es suficiente para demostrar mala fe en el registro, a pesar de que el oponente afirmara haber comercializado productos muy parecidos a aquellos que no contaban con la protuberancia, especialmente dado que no se solicitó el registro como marca de dichas formas tridimensionales y el registro de marcas sigue siendo constitutivo (es decir, que es necesario registrar el signo distintivo para obtener protección), salvo que nos encontremos ante una marca notoria o renombrada.

Por tanto, esta sentencia viene principalmente a confirmar que las marcas tridimensionales, a pesar de estar muy cercanas a figuras de propiedad industrial como los modelos de utilidad y los diseños industriales, las marcas protegen unos atributos completamente diferentes, centrados más en la identificación del producto por parte del comprador . Del mismo modo, la libertad del realizador de una marca tridimensional para determinar la forma de la misma debe ser vista siempre desde la perspectiva más amplia, pues una interpretación restrictiva del espectro de decisión generaría una práctica imposibilidad de registro de marcas tridimensionales.

 

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